Wyrok TSUE z 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-149/11
Krajowe znaki towarowe muszą być „rzeczywiście używane w państwie członkowskim”, natomiast wspólnotowe znaki towarowe muszą być „rzeczywiście używane we Wspólnocie”. Co jednak znaczy pojęcie rzeczywistego używania we Wspólnocie? Czy znak musi być rzeczywiście używany na terenie całej Unii Europejskiej? Jaki zasięg terytorialny musi mieć rzeczywiste używanie wspólnotowego znaku towarowego? Czy powinno rozpatrywać się je w kategoriach używania znaku w poszczególnych państwach członkowskich? Jeśli tak, to w ilu?
Terytorium nie jest najważniejsze
Właściciele wspólnotowych znaków towarowych wstrzymali oddech, kiedy do Trybunału Sprawiedliwości trafiło pytanie prejudycjalne zmierzające do ustalenia, czy rzeczywiste używanie wspólnotowego znaku towarowego w jednym tylko państwie członkowskim może być uznane za wystarczające. Spór, który stał się tłem dla sprawy zawisłej przed Trybunałem, rozgorzał w Holandii. Spółka Hagelruis wniosła o rejestrację krajowego znaku towarowego OMEL. Rejestracji sprzeciwiła się spółka Leno, wskazując na wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy ONEL. Bezsporne było, że oba znaki towarowe są do siebie podobne i zostały zarejestrowane dla identycznych lub podobnych usług, oraz że używanie oznaczenia OMEL może powodować ryzyko konfuzji ze znakiem towarowym ONEL. Strony nie zgadzały się jednak co do wykładni pojęcia rzeczywistego używania, w szczególności – zasięgu terytorialnego wymaganego dla takiego używania. Spółka Leno wykazała, że we właściwym czasie rzeczywiście używała wspólnotowego znaku towarowego ONEL na terenie Holandii. Nie przedstawiła jednak dowodu używania na pozostałym obszarze Wspólnoty.
Trybunał Sprawiedliwości nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie, całkowicie odrywając pojęcie rzeczywistego używania we Wspólnocie od granic terytorialnych państw członkowskich. Wspólnotowe prawo do znaku towarowego zmierza do zniesienia bariery terytorialności i pozwala na odróżnienie towarów nim sygnowanych w całej Wspólnocie bez względu na granice.
Oceny rzeczywistego używania należy więc dokonywać w oderwaniu od jakichkolwiek granic państw członkowskich. Znak towarowy jest „rzeczywiście używany” wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją gwarantowania, że towary i usługi, dla których został zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa. W ten sposób kreuje się lub zachowuje rynek zbytu dla tych towarów i usług. Oczywiście nie bierzemy tu pod uwagę przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego używania znaku towarowego musi opierać się na wszystkich aspektach stanu faktycznego i okoliczności właściwych dla ustalenia jego faktycznego wykorzystania handlowego w obrocie, a w szczególności używania uznawanego w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla utrzymania lub tworzenia udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, charakteru tych towarów lub usług, cech rynku, skali i częstotliwości używania znaku towarowego (por. wyroki: w sprawie Ansul, pkt 43; w sprawie Sunrider, pkt 70; a także postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 27).
Wielkość terytorialnego zasięgu używania stanowi wyłącznie jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia, czy ma ono rzeczywisty charakter. Nie jest konieczne, by używanie było rozległe pod względem geograficznym. Uznanie używania za rzeczywiste zależy zwykle od właściwości danych towarów lub usług na właściwym rynku (analogicznie w odniesieniu do ilościowego zakresu używania ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 39). Nie można abstrakcyjnie ustanowić minimalnego zakresu terytorialnego, który będzie wystarczający dla stwierdzenia rzeczywistego używania.
Co w praktyce oznacza rozstrzygnięcie?
Trybunał przede wszystkim podkreśla jednolity charakter wspólnotowego znaku towarowego, nakazując zerwać z myśleniem kategoriami zakresu terytorialnego „państw członkowskich”. Rzeczywiste używanie w jednym kraju Unii Europejskiej nie powinno być definiowane jako wystarczające lub niewystarczające dla przyjęcia rzeczywistego używania we Wspólnocie. To oznacza odejście od dotychczasowej polityki Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Wytyczne OHIM w sprawie postępowania sprzeciwowego (Opposition Guidelines, Part 6, Proof of Use, Final version, November 2007), zawierają wyraźną wskazówkę, że rzeczywiste używanie w jednym z państw członkowskich jest rzeczywistym używaniem we Wspólnocie.
W którą stronę będzie zmierzać praktyka OHIM, pokaże czas. Uzasadnione wydaje się jednak przekonanie, że wspólnotowy znak towarowy, jako że korzysta z rozleglejszej ochrony terytorialnej niż znak krajowy, powinien być używany na większym obszarze niż znaki narodowe. Wyrok otwiera możliwość uznania za rzeczywiste używanie na terenie Wspólnoty również używania znaku wspólnotowego na mniejszym obszarze niż terytorium państwa członkowskiego, np. na terenie regionu czy landu. Ocena relewantnego terytorium będzie odmienna np. w odniesieniu do produktów masowych i produktów niszowych. To z kolei może spowodować blokowanie wielu rejestracji znaków dla całej Unii Europejskiej. Ważna będzie zatem praktyka sądów i organów krajowych, które powinny dokonywać bardziej wnikliwej analizy i oceny czynników mających wpływ na używanie rzeczywiste, bez prostego odniesienia do minimalnego kryterium terytorialności, ograniczonego do obszaru jednego państwa członkowskiego.
Lena Marcinoska, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
