Używanie to musi przede wszystkim polegać na dokonywaniu obrotu towarami opatrzonymi znakiem. Nieużywanie znaku przez pięć kolejnych lat od rejestracji grozi wygaszeniem znaku. Uniemożliwia także wykorzystanie znaku w celu zakazania podmiotom trzecim dokonywania naruszeń oraz unieważnienia kolizyjnych oznaczeń późniejszych. Ciężar udowodnienia używania znaku towarowego spoczywa na uprawnionym z rejestracji. Co do zasady używanie znaku towarowego wykazuje się, przedstawiając dowody jego rzeczywistego używania w postaci identycznej z zarejestrowaną. Rejestracja znaku może być utrzymywana wiele lat, podczas gdy znak używany w obrocie ulega drobnym korektom, tj. tzw. odświeżeniu, wynikającemu ze zmian rynkowych i oczekiwań konsumentów. Dlatego przepisy zezwalają na to, by wykazywać używanie znaku za pomocą dowodów używania oznaczenia nieznacznie różniącego się od postaci zarejestrowanej. Istotne jest, by elementy decydujące o odróżniającym charakterze znaku były tożsame. Często zdarza się jednak, że uprawniony rejestruje kilka podobnych znaków, a używa tylko kilku z nich.
Rodzi się więc pytanie, czy do wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego wystarczy przedstawić dowody używania innego zarejestrowanego znaku towarowego posiadającego te same elementy stanowiące o jego charakterze odróżniającym. Innymi słowy, jeśli zarejestrowanych jest kilka oznaczeń bardzo podobnych, a używane jest tylko jedno z nich, czy to wystarczy, by zachować rejestracje wszystkich znaków.
W wyroku z 25 października 2012 r. TSUE wypowiedział się w powyższej kwestii w związku ze skierowanym przez niemiecki sąd pytaniem prejudycjalnym w sprawie Bernhard Rintisch v. Klaus Eder (sygn. C-553/11). W zawisłym sporze powód wnosił o zobowiązanie pozwanego do nieużywania znaku towarowego Protifit i wyrażenia zgody na wykreślenie tego znaku z rejestru, powołując się na istnienie wcześniejszego słownego znaku towarowego PROTI, a także słownego PROTIPLUS i słowno-graficznego Proti Power. Pozwany podniósł zarzut nieużywania przez powoda znaku towarowego PROTI, a w konsekwencji braku możliwości dochodzenia jego ochrony. W odpowiedzi na ten zarzut powód wykazał, że w sposób rzeczywisty używa znaków towarowych PROTIPLUS i Proti Power, co – jak powoływał – stanowi także o rzeczywistym używaniu znaku PROTI. Znak PROTI nie różni się bowiem w elementach stanowiących o jego odróżniającym charakterze od znaków PROTIPLUS i Proti Power.
Sąd pierwszej instancji, a także sąd apelacyjny nie podzieliły powyższej argumentacji i w wyniku złożonej skargi kasacyjnej sprawa trafiła przed Bundesgerichtshof (Sąd Najwyższy). Sąd ten skierował zapytanie do Trybunału o zgodność z przepisami dyrektywy mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wcześniej dyrektywa 89/104, obecnie 2008/95) zapisu niemieckiej ustawy, który stanowi wprost, że do wykazania używania jednego znaku towarowego wystarczające jest udowodnienie używania innego znaku towarowego, również zarejestrowanego, który – co nie budziło w sprawie wątpliwości – nie różni się w elementach odróżniających od pierwszego. Sąd niemiecki podkreślił, że w tej konkretnej sprawie w jego ocenie udowodnienie rzeczywistego używania znaków PROTIPLUS i Proti Power jest wystarczające do stwierdzenia używania znaku PROTI, gdyż znaki te nie różnią od siebie w elementach odróżniających.
Trybunał odpowiedział, że nie ma powodów, dla których można by uznać, że przepis niemieckiej ustawy jest niezgodny z przepisami dyrektywy. Tym samym uznał, że wystarczające do wykazania używania jednego zarejestrowanego znaku towarowego jest wykazanie używania innego zarejestrowanego znaku towarowego tego samego uprawnionego, o ile postać tego pierwszego nie różni się w elementach odróżniających. Oznacza to, że wystarczy używać jednego oznaczenia w obrocie, a utrzymywać ochronę z rejestracji wielu jego odmian.
Wydawać by się mogło, że teza ta stoi w opozycji do rozstrzygnięcia wydanego w sprawie II Ponte Finanziaria (wyrok TSUE z 13 września 2007 r., sygn. akt C-234/06). W tej sprawie uprawniony z rejestracji znaku towarowego, dochodząc jego ochrony, powoływał się na istnienie „rodziny” znaków towarowych, tj. serii znaków zarejestrowanych w różnych wariantach nieznacznie się od siebie różniących.
Jak wskazał w tym wyroku Trybunał, skuteczne powołanie się na istnienie serii znaków towarowych oznacza rozszerzoną ochronę każdego ze znaków do niej należących. W sprawie Il Ponte uprawniony z rejestracji znaku towarowego nie wykazał wystarczającej liczby używanych znaków towarowych, aby można było stwierdzić istnienie rodziny znaków, na które się powoływał. Zatem, dochodząc rozszerzonej ochrony przysługującej znakom stanowiącym rodzinę (serię) znaków towarowych, trzeba przedstawić dowody używania – funkcjonowania na rynku – dostatecznej liczby wariantów znaków towarowych.
Odwołując się w wyroku w sprawie Bernhard Rintisch v. Klaus Eder do sprawy Il Ponte, Trybunał doprecyzował kontekst, w jakim orzeczenie dotyczące używania serii znaków towarowych powinno być rozumiane.
Podsumowując oba te wyroki, można uznać, że co do zasady nie ma przeszkód, aby wykazać używanie znaku towarowego, dowodząc używania innego zarejestrowanego znaku towarowego tego samego uprawnionego, o ile znaki te nie różnią się od siebie, jeżeli chodzi o elementy stanowiące o ich odróżniającym charakterze.
Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której uprawniony dochodzący rozszerzonej ochrony swojego znaku towarowego powołuje się na istnienie rodziny znaków, do której należy znak, o którego ochronę wnosi. W takim przypadku konieczne jest wykazanie używania dostatecznej liczby znaków towarowych z rodziny znaków, aby konsumenci postrzegali taką serię znaków towarowych jako pewną całość i jednoznacznie kojarzyli je/ją z jednym źródłem pochodzenia. Jeżeli dostateczna liczba znaków towarowych z danej rodziny nie jest używana w sposób rzeczywisty, konsumenci nie mają możliwości postrzegania ich jako pochodzących z jednego przedsiębiorstwa.
Omawiane orzeczenie jest z pewnością korzystne dla uprawnionych. Mogą zachować swój znak, choć go nie używają. Wystarczy, że używają innego podobnego oznaczenia, które może być jednocześnie zarejestrowanym znakiem towarowym. Zaprezentowane stanowisko wydaje się jednak mało konsekwentne i nie do końca precyzyjne i może budzić wątpliwości. Czy zasadne jest przyjęcie, że inne są reguły oceny w przypadku znaków tworzących rodzinę (serię) znaków, a inne w przypadku pojedynczych znaków? Czy zasadne jest zezwolenie na utrzymywanie wielu znaków, jeśli używany jest tylko jeden z nich bądź tylko niektóre? Takich pytań jest więcej. Z pewnością do TSUE trafią sprawy, które będą wymagać dalszej interpretacji tego zagadnienia.
Ewa Górnisiewicz, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
