Jak się wydaje, zastaw na prawie ochronnym na znak towarowy ma obecnie największe znaczenie przy zawieraniu umów kredytowych, stąd w dalszej części artykułu będziemy się odnosić do sektora usług bankowych.
Praktyka ostatnich kilku lat wskazuje, że prawa własności intelektualnej coraz częściej stają się przedmiotem zabezpieczenia należności. Sytuacja taka nie dziwi, gdyż wartość rynkowa marek należących do polskich przedsiębiorców stale rośnie, co często idzie w parze z bardzo szybkim rozwojem całego przedsiębiorstwa. Znaki towarowe, które zyskały status cennych aktywów firmy, w sposób naturalny stają się doskonałym przedmiotem poręczenia za zobowiązania majątkowe zaciągnięte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sprzyja temu profesjonalne zarządzanie portfolio znaków towarowych, dbałość o ich odpowiednią rejestrację i utrzymanie ochrony − standardy coraz powszechniej stosowane przez przedsiębiorców.Znak towarowy jest jednak z wielu względów specyficznym przedmiotem zabezpieczenia. Abstrahując od kwestii prawnych, jednym z elementów tej specyfiki jest podwyższona niepewność utrzymania wartości przedmiotu zabezpieczenia przez wieloletni okres trwania kredytu. We współczesnej gospodarce marka podatna jest bowiem na działanie wielu złożonych czynników i jej dewaluacja może nastąpić bardzo gwałtownie.
Powszechna jest świadomość, że wartość znaków towarowych kreują ich właściciele, którzy wyłącznie zarządzają przedsiębiorstwem i jego publicznym wizerunkiem. Ryzyka te są brane pod uwagę przy każdej analizie kredytowej, ale czy przedsiębiorcy w pełni zdają sobie sprawę, jak ogromny rzeczywisty wpływ na przedmiot zabezpieczenia ma kredytobiorca?
Zachowanie przedmiotu zastawu przez okres trwania umowy zastawu − niezależnie już od kondycji samego znaku towarowego − jest najważniejszą rzeczą, o którą musi zadbać bank, zawierając taką umowę. Nie jest to jednak kwestia tak oczywista, jak mogłoby się z pozoru wydawać.
Dla dalszych rozważań istotne są dwie okoliczności. Po pierwsze − prawo ochronne na znak towarowy jest prawem czasowym; dla jego zachowania wymagane jest złożenie w odpowiednim czasie wniosku o przedłużenie prawa i dokonanie opłaty urzędowej. Po drugie − zastaw można ustanowić na prawie do zarejestrowanego znaku towarowego, a także na prawie ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji. W takim przypadku kredytobiorca musi wykazać dodatkową, szczególną staranność w działaniu przed Urzędem Patentowym, aby doprowadzić proces rejestracji znaku towarowego do końca.
Należy pamiętać, że aktywność w celu uzyskania prawa ochronnego, a następnie jego utrzymania będzie wymagana od kredytobiorcy z reguły po upływie kilku lat od momentu ustanowieniu zastawu. Znaki towarowe są bowiem rejestrowane na kolejne okresy dziesięcioletnie, a sam proces rejestracji znaku może trwać do dwóch i pół roku.
Dlatego w umowach zastawu często znajdują się zapisy, które mają zobowiązywać kredytobiorcę do starannego działania na rzecz utrzymania przedmiotu zastawu przez cały czas trwania umowy, w tym do wnoszenia opłat urzędowych i dokonania wszelkich innych czynności formalnych przed Urzędem Patentowym.
Bez względu na zapisy umowne bank − w razie bezczynności kredytobiorcy − może odwołać się do art. 330 k.c. Artykuł ten przyznaje zastawnikowi szczególne uprawnienia do podejmowania wszelkich czynności i dochodzenia wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania prawa, na którym ustanowiony został zastaw.
Tym samym bank powinien móc skutecznie dokonać przed Urzędem Patentowym tych czynności formalnych, które zmierzają do przedłużenia prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy, przede wszystkim wnieść opłatę urzędową za kolejny okres ochrony. Z praktycznego punktu widzenia oczywiście bank powinien we własnym zakresie monitorować ważność poszczególnych znaków towarowych objętych zastawami, tak aby móc reagować przed upływem okresów ochrony. W przypadku natomiast zastawu na zgłoszeniu znaku towarowego do rejestracji rzecz przedstawia się dla banku nieco inaczej, zarówno z praktycznego, jak i prawnego punktu widzenia. W procesie rejestracji znaku towarowego kluczowym momentem jest wydanie przez Urząd Patentowy tzw. decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochronnego i wezwanie zgłaszającego do uiszczenia opłaty urzędowej za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony. Brak wniesienia opłaty skutkuje wygaśnięciem decyzji warunkowej i umorzeniem postępowania rejestrowego. O powyższych zdarzeniach bank może się dowiedzieć tylko od kredytobiorcy, który – jako zgłaszający znak towarowy – zostanie wezwany przez Urząd Patentowy do dokonania czynności w postępowaniu rejestrowym. Jednak gdyby zgłaszający nie dopełnił czynności formalnych, bank dowie się o tym post factum.
Należy nadmienić, że chociaż zasadnicza wątpliwość co do dopuszczalności ustanowienia zastawu na zgłoszeniu znaku towarowego do rejestracji została już – jak się wydaje – rozstrzygnięta, to pozostaje szereg innych zagadnień prawnych wymagających pogłębionej analizy.
Mogłoby się wydawać, że przepis art. 330 k.c. zabezpiecza żywotny interes banku w utrzymaniu przedmiotu zastawu, gdyż daje mu ustawową legitymację do podejmowania czynności niezbędnych do zachowania ważności praw ochronnych na znak towarowy.
Inne spojrzenie na to zagadnienie może jednak mieć Urząd Patentowy, kierując się przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej. Art. 235 ust. 2 p.w.p. stanowi, że stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania prawa ochronnego jest zgłaszający. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych art. 235 ust. 2 p.w.p. stanowi lex specialis wobec ogólnych kryteriów przyznawania statusu strony sformułowanych w art. 28 k.p.a. Skutkuje to ograniczeniem liczby stron w postępowaniu przed Urzędem Patentowym wyłącznie do zgłaszającego.
Na tej podstawie Urząd Patentowy odmówił jednemu z banków, ujawnionemu w rejestrze znaków towarowych jako zastawnik, uprawnienia do podjęcia czynności formalnych zamiast zgłaszającego; należy nadmienić, że zastaw był ustanowiony zarówno na zgłoszeniu znaku do rejestracji, jak i na już udzielonym prawie ochronnym na znak towarowy.
Powyższe stanowisko Urzędu Patentowego wydaje się nieuzasadnione i w rzeczywistości nie dotyka problemu, jakim jest zbadanie uprawnień zastawnika (banku) na gruncie art. 330 k.c. Artykuł ten nie może bowiem być rozważany w kontekście przyznania zastawnikowi statusu strony w postępowaniu rejestrowym na równi ze zgłaszającym. Po pierwsze, uprawnienia zastawnika pozostają ograniczone jedynie do czynności zachowawczych wobec istniejącego prawa, po drugie zastawnik nie działa w charakterze strony, a jedynie na prawach strony, wykonując gwarantowane mu ustawowo uprawnienia własne.
Poruszone tu zagadnienie nie doczekało się rozstrzygnięć sądowych, zaś w literaturze przedmiotu zaledwie zaznaczono problem. Niemniej jednak wyraźnie opowiedziano się za uprawnieniem zastawnika do wniesienia opłaty za kolejne okresy ochrony zastawionych praw własności przemysłowej, wyprowadzając kompetencje ku temu z art. 330 k.c.
Dopóki jednak orzecznictwo sądów administracyjnych nie rozwieje wątpliwości i nie ustali się praktyka Urzędu Patentowego, należy już na etapie zawierania umowy zastawu skuteczniej zadbać o przyszłe uprawnienia banku do podejmowania działań w celu utrzymania prawa ochronnego na znaki towarowe. Takim instrumentem może być pełnomocnictwo udzielone bankowi przez zgłaszającego lub właściciela praw. Winno ono upoważniać do podejmowania określonych czynności zachowawczych wobec prawa i wyraźnie przewidywać, iż jest nieodwołalne do czasu zakończenia trwania umowy zastawu. Dopuszczalność udzielenia pełnomocnictwa nieodwołalnego w takich stanach faktycznych jak opisany została potwierdzona w orzecznictwie SN (np. V CSK 223/10).
Podsumowanie
Praktyka pokazuje, że interes banku i przedsiębiorcy w czasie obowiązywania wieloletniej umowy zastawu nie zawsze będzie się pokrywał, jeżeli chodzi o utrzymanie lub uzyskanie prawa na konkretny znak towarowy. W wielu przypadkach nawet nie zła wola, ale zwykły brak należytej staranności prowadzi do uchybienia terminom i wygaśnięcia prawa ochronnego. Z drugiej strony, wyłączny wpływ na kształtowanie prawa do znaku towarowego ma jego właściciel. Aby umowy zastawu na prawach ochronnych na znaki towarowe nie okazywały się w pewnym momencie tylko iluzorycznym zabezpieczeniem udzielanych kredytów, banki powinny ze szczególną uwagą podchodzić do specyfiki zastawianych praw, a także wdrażać własne systemy nadzorowania ważności tych praw przez cały okres obowiązywania umowy zastawu.
Anna Pompe, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
