Wyrok Trybunału (szósta izba) z 18 października 2012 r., sygn. akt w sprawach połączonych C-101/11P i C-102/11P
W 2000 roku OHIM zarejestrował na rzecz Andoniego Galdeano del Sel graficzny wspólnotowy znak towarowy przedstawiający siedzącą postać (zwany dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”) m.in. dla odzieży, obuwia i nakryć głowy. Pięć lat później OHIM zarejestrował na rzecz hiszpańskiej spółki Jose Manuel Baena Grupo, S.A. wspólnotowy wzór przemysłowy (zwany dalej „spornym wzorem”) przedstawiający podobną postać. Wzór przeznaczono dla takich towarów jak zdobienia koszulek, czapek, naklejek i druków, w tym publikacji reklamowych.
W 2008 roku Herbert Neuman i Andoni Galdeano del Sel złożyli do OHIM wniosek o unieważnienie spornego wzoru. Wskazali, że nie spełnia on warunków ochrony, gdyż nie jest nowy i pozbawiony jest indywidualnego charakteru. Ponadto powinien zostać uznany za nieważny, ponieważ użyto w nim wcześniejszego znaku towarowego.
OHIM unieważnił prawo do spornego wzoru, uznając, że wzór wspólnotowy zawiera wcześniejszy znak towarowy. Z kolei Izba Odwoławcza OHIM nie dopatrzyła się wykorzystania we wzorze wcześniejszego znaku towarowego, uznając decyzję wydaną na powyższej podstawie za błędną. Uznała jednak, że wzór i tak powinien zostać unieważniony z uwagi na fakt, że brak mu indywidualnego charakteru. Wzór ma indywidualny charakter, jeżeli ogólne (całościowe) wrażenie wywierane na poinformowanym użytkowniku danego wzoru różni się wyraźnie od wrażenia wywoływanego np. przez inny wzór lub znak towarowy. W danym przypadku poinformowany użytkownik to młodzież bądź dzieci nabywające koszulki, czapki z daszkiem i naklejki oraz użytkownicy wydruków. Według Izby Odwoławczej wzór nie wywierał na poinformowanych użytkownikach całościowego wrażenia innego niż wcześniejszy znak towarowy.
Sąd Unii Europejskiej uwzględnił skargę właściciela wzoru podważającą dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę całościowego wrażenia i uchylił decyzję o unieważnieniu wzoru. Sąd stwierdził przede wszystkim, że należy porównać całościowe wrażenie wywierane przez zaskarżony wzór z wrażeniem wywieranym przez wcześniejszy znak towarowy. W tym przypadku Sąd uznał, że „na całościowe wrażenie, jakie na poinformowanym użytkowniku wywierają obie sylwetki, w dużym stopniu wpływa wyraz ich twarzy”. I tak, zdaniem Sądu, gdy mowa o wcześniejszym znaku towarowym, poirytowany wyraz twarzy postaci w połączeniu z nachyleniem jej ciała do przodu sprawiają, że poinformowany użytkownik będzie postrzegał tę postać jako zdenerwowaną. Natomiast postać tworząca sporny wzór nie przekazuje jakichkolwiek emocji – ani poprzez wyraz twarzy, ani też ułożenie ciała.
Sąd, oceniając całościowe wrażenie, jakie wywierają obie sylwetki na poinformowanym użytkowniku, uznał, że „różnica w wyrazie twarzy będzie wyraźnie dostrzegalna dla młodzieży kupującej koszulki i czapki z daszkiem, a jeszcze ważniejsza będzie dla dzieci, które używają naklejek, by swoim przedmiotom nadać cechy charakterystyczne, i które będą jeszcze bardziej skłonne do zwracania szczególnej uwagi na emocje wyrażane przez postać znajdującą się na naklejce”.
W odwołaniu do Trybunału właściciel wcześniejszego znaku wniósł o uchylenie wyroku Sądu. Trybunał nie uwzględnił odwołania i uznał, że Sąd miał prawo oceniać całościowe wrażenie wywoływane przez wcześniejszy znak towarowy i sporny wzór, nie zakładając, że poinformowany użytkownik dokona w każdym przypadku bezpośredniego porównania tych oznaczeń, lecz oprze swoje rozumowanie na zachowanym w pamięci niedoskonałym wspomnieniu całościowego wrażenia wywieranego przez obie sylwetki.
Rozstrzygnięcie potwierdzające odmienność wrażenia wywoływanego przez wzór i znak jest kontrowersyjne. Trudno nie zauważyć bliskiego podobieństwa pomiędzy spornym wzorem a wcześniejszym znakiem towarowym. Oba rysunki przedstawiają fantazyjne, podobne postacie rodem z kreskówki, oba też zostały narysowane w podobnym stylu i konwencji. Zaskakująca jest konkluzja, że różniący dwie postacie wyraz twarzy ma decydujący wpływ na całościowe wrażenie wywoływane przez wzór i znak towarowy. Trybunał orzekł jednak, że w tym przypadku decyduje niedoskonałe wspomnienie całościowego wrażenia, jakie zachował w pamięci poinformowany użytkownik, co wydaje się sprzeczne z dotychczasową linią orzeczniczą.
Należy zwrócić również uwagę na fakt, że kwestia użycia wcześniejszego znaku towarowego we wzorze nie była przedmiotem oceny ani Sądu, ani Trybunału. Zarzut ten nie został podniesiony przez właściciela wcześniejszego znaku w skardze o stwierdzenie nieważności decyzji. Dlatego też to rozstrzygnięcie nie może być traktowane jako generalna zasada, która wyłączałaby możliwość podnoszenia tego zarzutu w kolizji wzoru ze znakiem.
Marzena Białasik-Kendzior, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
