Spis treści
Wprowadzenie
Niniejszy artykuł porusza w ogólności problematykę umowy know-how, rozumianej jako umowa zobowiązująca do udostępnienia poufnych wiadomości (udostępnienia, nie przeniesienia). Nie będzie zatem mowy o umowie przeniesienia know-how, którą należy odróżniać od tej pierwszej i której przedmiotem jest przeniesienie prawa korzystania z poufnych informacji oraz prawa ich dalszego zbycia na zasadach bliskich zwyczajnej umowie sprzedaży.
Istota know-how
Wiedza know-how jest w rozmaity sposób definiowana. W judykaturze poruszono tę kwestię analizując dorobek piśmiennictwa oraz prawa wspólnotowego.
Przez know-how rozumie się zespół technicznych informacji, które są poufne, istotne i zidentyfikowane we właściwej formie. Poufność informacji oznacza, że pakiet know-how jako taki lub jako ściśle określona konfiguracja i usytuowanie danych elementów nie jest powszechnie znany lub łatwo dostępny. Część jego wartości wyraża się w wyprzedzeniu konkurentów, które licencjobiorca uzyskuje, gdy zostanie mu ono udostępnione. Know-how nie jest rozumiane wąsko, tym samym nie każdy jego pojedynczy element musi być całkowicie nieznany i niedostępny poza firmą licencjodawcy. Istotność informacji oznacza natomiast, że know-how zawiera informacje, które są ważne dla całości lub zasadniczej części sposobu wytwarzania lub dla produktu i usługi, albo dla ich rozwoju. Wskazuje się jednocześnie, że know-how nie zawiera informacji banalnych. Musi więc być użyteczne, tzn. w dacie zawierania umowy można oczekiwać, że daje ono możliwość polepszenia konkurencyjnej pozycji licencjobiorcy (np. poprzez umożliwienie mu wejścia na nowy rynek lub zapewnienie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych wytwórców lub usługodawców, którzy nie mają dostępu do licencyjnego know-how lub innego porównywalnego know-how). Przechodząc dalej, przez informacje „zidentyfikowane” w ramach powyższej definicji rozumieć należy, że know-how jest opisane lub utrwalone w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie, że spełnia ono kryterium poufności i istotności. Aby know-how mogło być zidentyfikowane, musi być ustalone w umowie licencyjnej albo w odrębnym dokumencie, bądź też zarejestrowane w jakiejkolwiek innej stosownej formie najpóźniej w chwili, kiedy know-how będzie przekazywane lub wkrótce potem pod warunkiem, że odrębny dokument lub inne miejsce zarejestrowania będą dostępne w razie zaistnienia takiej potrzeby (por. uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 973/11. Zobacz także powołaną tam literaturę: J. Szwaja, W. Tabor i M. Du Val w opracowaniu pt. Reguły Konkurencji a licencje patentowe i know-how, Warszawa 1996, s. 124).
Ogólny charakter umowy know-how
Know-how służy między innymi temu, aby nabywający je klient nie musiał samodzielnie dochodzić do informacji, których może mu dostarczyć podmiot już dysponujący w tym zakresie wiedzą i doświadczeniem (zob. uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 79/08).
Omawiając charakter umowy know-how warto wstępnie nadmienić, iż jest to umowa nienazwana. Ustawodawca nie poświęca jej bowiem szczególnej uwagi w ramach norm prawa powszechnie obowiązującego. Nie oznacza to jednak, że praktyka stosowania tego kontraktu nie została zauważona. Przykładem w tej mierze może być ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która stawia znak równości pomiędzy pojęciem know-how oraz zbiorem informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej.
Omawiana umowa jest głównym źródłem praw i obowiązków stron. Jej treść podlega kodeksowej zasadzie swobody umów (art. 3531 k.c.).
W związku z zawartą umową licencjobiorca ma możliwość korzystania z udostępnionych mu informacji na wskazanych tam zasadach. Forma prawna umowy know-how jest dowolna. Można zatem zawrzeć ważnie i skutecznie taki kontrakt nawet w formie ustnej. Umowa know-how w istocie rzeczy jest udzieleniem swoistej licencji informacji. Występują w niej tym samym strony – licencjodawca (dysponent know-how) i licencjobiorca (nabywca tajemnic). Podstawowym obowiązkiem licencjodawcy jest udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę oraz wszelkich doświadczeń i badań z tym związanych. Oprócz tego, ma on obowiązek zachowania know-how w tajemnicy. Licencjodawca może żądać od licencjobiorcy przestrzegania litery umowy, tak aby przysługujące mu prawo do informacji pozostało tajemnicą i było eksploatowane w granicach wyznaczonych umową licencyjną. Istotnym obowiązkiem licencjobiorcy jest zachowanie w tajemnicy pakietu poufnych informacji oraz zapłata wynagrodzenia (jego ewentualne wyłączenie powinno nastąpić wyraźnie). Ustanie umowy know-how następuje między innymi na skutek: upływu czasu, na który została zawarta (w wypadku umów zawartych na czas oznaczony); ustania stanu tajemnicy; wypowiedzenia umowy (w wypadku umów bezterminowych); skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia (w wypadku umów wzajemnych) lub umownego prawa odstąpienia; rozwiązania na mocy porozumienia stron (szerzej J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, wyd. 1, Warszawa 2005, s. 389-392).
Podstawa prawna
Art. 22b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).
Art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121.).
Literatura
J. Szwaja, W. Tabor, M. Du Val, Reguły Konkurencji a licencje patentowe i know-how, Warszawa 1996.
J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, wyd. 1, Warszawa 2005.
Orzecznictwo
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 973/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 79/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
