Szeroko rozumiana ochrona znaków towarowych przysługuje tylko w ściśle określonych warunkach. Zgodnie z treścią art. 123 i n. przytoczonej na wstępie ustawy, pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się zasadniczo według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenie uważa się natomiast za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w umowach międzynarodowych według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia towaru oznaczonego tym znakiem w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego znaku towarowego nastąpi w okresie 6 miesięcy od tej daty.
Nie każdy znak towarowy może być jednak przedmiotem ochrony. Jedną z przesłanek odmowy zarejestrowania określonego znaku jest jego podobieństwo do innego istniejącego już znaku towarowego. Zgodnie bowiem z treścią art. 132 ust. 1 i 2 Prawa własności przemysłowej, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do:
- zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba że zgłaszający jest uprawniony do używania tego oznaczenia, a udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie ograniczy nadmiernie możliwości używania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych;
- zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu rolnego lub środka spożywczego, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych;
- zarejestrowanego oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, oraz oznaczenia geograficznego wpisanego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych;
- znaku, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby;
- wcześniej zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, którego ochrona wygasła, jeżeli od daty wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy do dnia zgłoszenia podobnego znaku przez inną osobę nie upłynął, co do zasady, okres 2 lat.
Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:
- identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
- identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym;
- identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.
Podobieństwo znaków towarowych jest tematem dosyć skomplikowany, ponieważ o tym, czy dane znaki są do siebie podobne każdorazowo zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Zasadą jest, że znaki towarowe porównuje się całościowo, tzn. biorąc pod uwagę wszystkie tworzące znak elementy łącznie. W znaku towarowym jest to określone słowo lub słowa, a w znaku słowno-graficznym wszystkie tworzące ten znak elementy, a więc słowo (jeżeli jest), grafika, kolor, kompozycja. Nie jest dopuszczalne badanie podobieństwa znaków według dowolnie wybranych elementów oznaczenia, bez wcześniejszej analizy całego znaku. Z podobieństwem znaku towarowego możemy mieć do czynienia, gdy użycie spornego znaku towarowego prowadzi do uzyskania przez uprawnionego nienależytej korzyści z dystynktywnego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego albo użycie to może być szkodliwe dla renomy lub charakteru odróżniającego znaku wcześniejszego. Nie ma, co do zasady, przeszkód do inkorporowania w znaku późniejszym elementów znanych we wcześniejszych znakach, o ile późniejszy znak zachowuje swój charakter odróżniający, nie wprowadzający w błąd nabywcy co do pochodzenia towarów oznaczanych tym znakiem. Jak podkreślił NSA w Warszawie w wyroku z dnia 16 grudnia 2011 r. (sygn. akt II GSK 1378/10), jeśli nałożony na towar znak prowadzi uwagę odbiorcy do podobnego lub identycznego towaru ze względu na identyczny lub podobny, wcześniejszy znak innego uprawnionego, co stwarza po stronie odbiorcy przekonanie o tożsamości źródła pochodzenia towarów lub związku między nimi, to w takim przypadku należy mówić o spełnionych wszystkich przesłankach odmowy udzielenia prawa ochronnego ze względu na podobieństwo znaków towarowych. Jednocześnie sąd ten w wyroku z dnia 22 czerwca 2011 r. (sygn. akt II GSK 665/10) zaznaczył, że przy ocenie podobieństwa znaków słownych istotne znaczenie ma pierwsza, początkowa część słowa będącego znakiem, bowiem to na niej skupia się uwaga odbiorcy. W sytuacji kiedy pierwszy człon ma bardzo słabą zdolność odróżniającą na skutek używania go przez wiele podmiotów w wielu różnych znakach towarowych, znaczenie drugiej części znaku wzrasta i może być tak, że to właśnie ta druga część znaku – końcówka słowa – ma znaczenie odróżniające i dominujące.
