Wyrok NSA z 9 maja 2012 r., sygn. akt II GSK 883/11
Omawiane orzeczenie dotyczy stosunkowo częstego stanu faktycznego, kiedy to podmioty współpracujące ze sobą toczą spór o ten sam lub podobny znak. Czeska spółka produkująca pasty do czyszczenia i polerowania karoserii samochodowej pod nazwą TEMPO, wprowadzane na polski rynek od początku lat 90., wystąpiła do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy TEMPO R-104245 udzielony na rzecz polskiej spółki (spółki A) w stosunku do takich samych towarów, a zgłoszony do rejestracji w 1995 roku. Różnice pomiędzy znakami dotyczyły tylko ich formy graficznej. Czeska spółka twierdziła, że spółka A była jej wieloletnim przedstawicielem handlowym, a współpraca stron oparta była m.in. na umowie, która dawała spółce A wyłączność sprzedaży past TEMPO, ale nie zawierała upoważnienia do zarejestrowania znaku towarowego przez polską spółkę. Czeska spółka twierdziła zatem, że rejestracja znaku TEMPO nr R-104 245 uzyskana została w złej wierze. Co ciekawe, polska spółka przedstawiała odmienny stan faktyczny. Twierdziła, że nie była przedstawicielem ani agentem spółki TEMPO, tylko zleceniodawcą produkcji pasty TEMPO przez czeską spółkę. Podkreślała jednocześnie, że to ona promowała pastę na terenie Polski i ponosiła z tego tytułu nakłady finansowe.Urząd Patentowy RP unieważnił prawo ochronne na znak towarowy TEMPO R-104245 udzielone na rzecz spółki A. UP podkreślił w swojej decyzji, że nie tylko cechy samego znaku, ale również naganny zamiar zgłaszającego stanowią okoliczności wskazujące na jego Wojewódzki Sąd Administracyjny. UP uznał za udowodnione, że pasta TEMPO była eksportowana do Polski od 1991 roku przez czeską spółkę, czyli przed zgłoszeniem znaku przez spółkę A. Przyjął także, że spółka A była przedstawicielem handlowym czeskiej spółki. UP stanął na stanowisku, że zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego zostało dokonane w złej wierze, gdyż dzięki prowadzonej współpracy gospodarczej między podmiotami uprawniony posiadał informacje o sposobie oznaczania towarów przez czeską spółkę. Nie miał znaczenia fakt, że znak towarowy TEMPO nie był przedmiotem formalnej rejestracji ani w Czechach, ani w Polsce.
Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił wcześniejsze stanowisko UP. Zaakcentował, że dla istnienia złej wiary nie ma znaczenia, czy wcześniejszy znak był zarejestrowany, czy – jak można rozumieć – tylko używany w obrocie na terenie Polski. Nie ma także znaczenia, że znak został zgłoszony do rejestracji w nieco innej formie, niż był wcześniej używany. WSA stwierdził także, że oceniając złą wiarę należy brać pod uwagę zamiar zgłaszającego znak, naganny z punktu widzenia zasad uczciwości.
W postępowaniu toczącym się przed NSA w wyniku złożenia skargi kasacyjnej przez polską spółkę najistotniejsze znaczenie miało zagadnienie relacji pomiędzy przepisami dotyczącymi unieważnienia znaku ze względu na występowanie złej wiary (tj. art. 131 ust. 1 pkt. 1 p.w.p.) oraz przepisu szczególnego, który dotyczy sytuacji, w której agent lub przedstawiciel (zwykle) zagranicznego przedsiębiorcy zgłosi znak towarowy przysługujący temu przedsiębiorcy w innym państwie, a zgłoszenie w Polsce nastąpi bez jego zgody (art. 161 p.w.p.). W tej szczególnej sytuacji tolerowanie przez pięć lat używania znaku przez przedstawiciela lub agenta wyłącza możliwość jego unieważnienia przez zagranicznego przedsiębiorcę, podczas gdy uzyskanie znaku w złej wierze nie zawiera takiego ograniczenia (art. 165 ust. 2 p.w.p.). Takie rozwiązanie ma służyć zapewnieniu pewności prawa w przypadku rejestracji znaku przez przedstawiciela lub agenta zagranicznego przedsiębiorcy.
Spółka A zmieniła swoje stanowisko na etapie postępowania kasacyjnego, twierdząc, że jednak była przedstawicielem czeskiej spółki. Jak można sądzić, zmiana ta była podyktowana chęcią skorzystania z regulacji szczególnej, wyłączającej możliwość unieważnienia znaku ze względu na pięcioletnie tolerowanie jego używania przez czeską spółkę. NSA podzielił sens wywodów skargi kasacyjnej, które można sprowadzić do twierdzenia o potrzebie zagwarantowania pewności obrotu w sytuacji, w której nielojalny agent przez długi czas korzysta ze znaku towarowego reprezentowanego przedsiębiorcy zagranicznego (świadomego tego faktu), nawet jeżeli znak ten zgłosił do rejestracji w złej wierze. Stwierdził jednak: „Niemniej jednak ochrona prawa własności przed działaniami podjętymi w złej wierze jest tak daleka, iż ma niewątpliwe pierwszeństwo przed względami pewności prawnej wynikającymi z długotrwałego używania danego oznaczenia. Zasady tej nie jest w stanie zmodyfikować promowanie obcego znaku przez nielojalnego agenta i ponoszenie w związku z tym nakładów finansowych. Polski ustawodawca jako jedną z zasad naczelnych prawa własności przemysłowej przyjął zakaz rejestracji znaków zgłoszonych w złej wierze. W ten sposób wyeliminowano więc możliwość jakiejkolwiek legalizacji nieetycznych, i to w stopniu kwalifikowanym, bo nacechowanych złą wiarą, zachowań podmiotów profesjonalnego obrotu gospodarczego”. Jeśli zatem można stwierdzić okoliczności świadczące o złej wierze zgłaszającego znak, nawet jeśli jest on agentem lub przedstawicielem zagranicznego przedsiębiorcy, możliwe jest unieważnienie znaku pomimo świadomego tolerowania jego używania przez okres pięciu lat.
Dotychczas zła wiara zgłaszającego znak rzadko stanowiła główną podstawę wniosków o unieważnienie znaku towarowego. Treść tej przesłanki nie była sprecyzowana. Najczęściej wiązano ją ze zgłoszeniem znaku w innym celu niż odróżnianie towarów, tj. aby znak odsprzedać lub zablokować jego rejestrację innemu przedsiębiorcy. W najnowszym orzecznictwie administracyjnym poświęca się tej przesłance coraz więcej uwagi. Jej treść definiowana jest szerzej również jako zgłoszenie znaku pomimo istnienia cudzego prawa. Omawiane orzeczenie akcentuje znaczenie złej wiary. NSA wprost statuuje ją jako jedną z najważniejszych przyczyn uzasadniających unieważnienie znaku. Co istotne, na złą wiarę może powołać się podmiot, który nie korzystał z wcześniejszej formalnej rejestracji znaku, lecz jedynie używał go w obrocie.
Nowe orzeczenia należy przyjąć z aprobatą. Można się spodziewać, że przyczynią się one do wyeliminowania nieuczciwych zachowań mających na celu wykorzystanie cudzych oznaczeń i pozycji rynkowej oznaczonych nimi towarów.
dr Monika Żuraw-Kurasiewicz, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
